La empresa que haya adquirido el derecho de explotación de una marca tendrá el deber de utilizarla en el mercado a pesar de que exista una demanda de nulidad de su registro, por lo que el tiempo en que no se explote computará de cara a dictar la caducidad de la marca por falta de uso.
Lo recoge una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de la que es ponente el magistrado García García, y con fecha de 27 de febrero de 2012. En ella se revoca en parte el fallo dictado por el juez de lo mercantil y se declara la caducidad de determinadas marcas por no haberse explotado durante un periodo de más de cinco años, límite que establece la Ley de Marcas.
La empresa demandada adujo en su contestación a la demanda -y la sentencia apelada acogió tal argumentación-, que el no uso de las marcas debía estimarse justificado porque había mediado un procedimiento judicial por el que se había instado la nulidad parcial de dichos registros, el cual se hallaba en fase de admisión a trámite del recurso de casación al tiempo en que fue admitida la demanda de caducidad que ha dado origen al presente litigio. Se señalaba que, al verse demandada la entidad, se vio forzada a retrasar la comercialización en el mercado español de tales productos.
Causas justificativas
En este sentido, el fallo de la Audiencia Provincial recuerda que la ley permite la apreciación de causas justificativas para la falta de uso de un signo, lo que permitiría eludir la caducidad.
La expresión "causas justificativas de la falta de uso" es prácticamente idéntica a la utilizada en el artículo 12.1 de la Primera Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 27 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, que establece que "podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un periodo ininterrumpido de cinco años, no hubiere sido objeto en el Estado miembro de que se trate de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada, y si no existieren causas que justifiquen la falta de uso".
De este marco normativo se desprende que son tres las notas que han de concurrir para considerar que un determinado hecho impeditivo puede invocarse como causa justificativa: que guarde una relación directa con la marca, que haga imposible el uso de la misma y que sea independiente de la voluntad del titular de la marca.
Para la Audiencia Provincial, la demanda de nulidad de la marca no cumple estos requisitos, por lo que la empresa debió seguir explotándola hasta que existiera sentencia firme que la privara de esa obligación de explotación que se le impone.
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