La Ley de Secretos Empresariales que ha entrado en vigor el día 13 de marzo de 2019 es fruto de la transposición de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016. Esta Directiva pretende unificar las diferentes regulaciones de los países de la Unión Europea en materia de secretos empresariales con la finalidad de reforzar la seguridad jurídica para quienes optan por esta vía de protección de su conocimiento e información sensible. Hasta el momento, cada uno de los Estados miembros de la UE regulaba de una forma los secretos empresariales, teniendo como norma común únicamente el contenido del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), que establece el derecho de las personas físicas o jurídicas a impedir que determinada información sea divulgada o adquirida ilícitamente. En España también existía una dispersión normativa, varias normas se encargaban de regular algún aspecto relacionado con los secretos empresariales y nuestros Tribunales habían ido supliendo las carencias regulatorias, por lo que tener una única norma que regule de forma más amplia y exhaustiva esta materia resultaba muy necesario.
Nuestro legislador no solo traspone el contenido de la norma europea sino que da un paso más y establece una regulación del secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad, con una serie de previsiones con respecto a la transmisibilidad (cesión o licencia) del secreto y la posible cotitularidad del mismo.
Definición y requisitos para su protección
La Ley define qué se entiende por secreto empresarial indicando que se trata de cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que sea secreto, tenga un valor comercial por ser secreto y haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto. Esos tres requisitos son los que establece también la Directiva Europea 2016/943 de 8 de junio de 2016, de forma que tras su transposición por parte de los Estados miembros de la Unión Europea se eliminan las notables diferencias existentes entre las legislaciones de los distintos países.
Sin embargo, no se indica ni en la Directiva ni en la Ley de Secretos Empresariales, qué medidas pueden resultar razonables para proteger una información como secreto empresarial, por lo que deberán ser las empresas las que determinen en cada caso cuáles serán las más adecuadas teniendo en cuenta las particulares circunstancias de cada caso y las características, no solo de la información que se quiera proteger, sino también las de la propia empresa u organización en la que se maneje la información. Luego serán nuestros jueces y tribunales quienes se encargarán de decidir si aquellas medidas por las que optó el titular fueron o no las adecuadas o razonables. Por tanto, una de las claves de la protección será la adecuada definición de las medidas a implementar, que en todo caso deberán ser de tipo jurídico, organizativo y técnico.
Alcance de la protección
El secreto empresarial no se configura como un derecho exclusivo (como es el caso de las patentes), por lo que no podremos prohibir que un tercero utilice el conocimiento que constituye nuestro secreto empresarial si aquel lo hubiera obtenido de forma autónoma o mediante la observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto. La protección se establece frente a usos o divulgaciones del secreto empresarial realizados por personas a las que hemos dado acceso a la información con la obligación de guardar secreto, y también frente al espionaje industrial, es decir, frente al acceso, apropiación o copia no autorizadas.
Por tanto, tendremos que vigilar adecuadamente los posibles accesos - físicos o digitales – por parte de terceros a nuestra compañía, pero, de forma particular, tendremos que prestar atención a la actuación de aquellos trabajadores, colaboradores o proveedores que manejen la información sensible de nuestra empresa para evitar que lleve a cabo cualquier divulgación o utilización de la información que pueda dar lugar a la pérdida de la protección. También será importante evitar que aquellos trabajadores que incorporemos a la plantilla de nuestra entidad procedentes de otras compañías utilicen información que constituya un secreto empresarial propiedad de éstas últimas, pues la Ley establece que la entidad contratante será responsable de esa utilización aunque no fuera consciente de la vulneración y hubiera actuado de buena fe. Para evitar todos estos conflictos será indispensable desarrollar un adecuado plan de formación interno dirigido, en especial, a empleados y colaboradores.
Secretos vs Patentes
Habitualmente los secretos empresariales son concebidos como una alternativa de protección a las patentes. Es cierto que lo son en aquellos casos en los que, aun pudiéndose optar por la patente, creemos que serán difícil detectar infracciones y entablar acciones judiciales frente a los infractores. También cuando creamos que resultará posible mantener en secreto ese conocimiento por más tiempo que el periodo de 20 años de derecho exclusivo que tiene el titular de una patente. En otros casos no es una alternativa sino la única opción de protección cuando la materia está excluida de patentabilidad (como es el caso de los algoritmos), sin embargo en la mayoría de los supuestos será más bien un complemento a la protección con respecto a aquella parte del conocimiento relacionado con la invención que no hemos incluido en la solicitud de patente.
Como indicábamos antes, según lo previsto en la Ley de Secretos Empresariales, se considera lícita la obtención de la información constitutiva del secreto empresarial cuando derive del "descubrimiento o la creación independientes", así como de la "observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas actuaciones". Esto significa que en los casos en los que decidamos no patentar al menos una parte de nuestra invención y proteger únicamente a través de secreto empresarial, no resultará posible iniciar acciones judiciales y prohibir la explotación de nuestra invención a quienes hayan obtenido de forma lícita ese mismo conocimiento.
Instrumentos jurídicos que garantizan la protección
Sí podrá entablar acciones judiciales el titular de un secreto empresarial, según lo previsto en la Ley de Secretos Empresariales, cuando se produzca una obtención ilícita del secreto empresarial (como en el caso del espionaje industrial) o una utilización o revelación no autorizadas del mismo por parte de quien tuviera obligación de guardar secreto (por ejemplo, cuando se hayan firmado acuerdos de confidencialidad). Además, estará legitimado para el ejercicio de las acciones no solo el titular del secreto empresarial sino también quienes hayan obtenido una licencia para su explotación, exclusiva o no exclusiva, que les autorice expresamente dicho ejercicio.
En particular, con respecto a las indemnizaciones que pueden solicitarse al infractor, se establece que para su fijación se tendrá en cuenta no sólo el daño producido, sino también la ganancia dejada de percibir y el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor, así como el perjuicio moral causado al titular o licenciatario del secreto empresarial.
La Ley introduce novedades procesales significativas que abarcan tres aspectos:
(a) Se restringe el círculo de personas con derecho a acceder a las pruebas o a las vistas en los Juzgados y Tribunales, teniendo en cuenta que todas esas personas deben quedar sujetas a obligaciones de confidencialidad.
(b) se establece cuáles son las diligencias que pueden solicitarse por parte del titular o del licenciatario de un secreto empresarial para la preparación de las acciones de defensa del mismo: diligencias de comprobación de hechos, el acceso a fuentes de prueba o medidas de aseguramiento de la prueba.
(c) Se regulan las medidas cautelares que podrán solicitarse por quien vaya a ejercitar una acción civil de defensa para poner fin de forma rápida y efectiva a la obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial.
Por último, señalar que la ley de Secretos Empresariales actuará como ley especial. En este sentido la violación de secretos empresariales mantendrá su carácter de acto de competencia desleal y, por lo tanto, la Ley de Competencia Desleal seguirá siendo de aplicación como ley general y en cuanto no se oponga a la Ley de Secretos. Resulta conveniente destacar, en cuanto a la acciones judiciales, que la Ley de Competencia desleal determina que las acciones de competencia desleal prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal, mientras que la Ley de Secretos Empresariales dispone que las acciones de defensa de los secretos empresariales prescriben por el transcurso de tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la violación del secreto.
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