L a sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 18 de septiembre de 2014. resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo holandés sobre cómo ha de interpretarse el artículo 3.1. e) la Directiva 89/104/CE del Consejo, de 21 de diciembre de 1998 (Directiva de Marcas).
El artículo 3 Directiva de Marcas regula las causas de denegación o nulidad: 1. será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de: (...) e) los signos constituidos exclusivamente por: la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o la forma que da un valor sustancial al producto.
El caso que nos ocupa describe cómo la entidad Hauck comercializó una silla especial para bebés en varios países sin el consentimiento de Stokke ni del Sr. Opsvik, autores de la obra registrada como marca tridimensional en Benelux, y cómo ello dio lugar a varios procedimientos judiciales en los Países Bajos y Alemania iniciados por Stokke y el Sr. Opsvik contra dicha entidad por infracción de derechos de autor y de marca.
En las dos primeras instancias, los Tribunales de los Países Bajos declararon la nulidad de la marca. Al interponer el recurso de casación Stokke ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos, se plantea la interpretación del mencionado artículo 3.1. e) de la Directiva de Marcas mediante tres preguntas que dicho Tribunal Supremo efectúa al TJUE.
Es importante destacar que el TJUE indica en la sentencia que la prohibición de registro que comentamos tiene su razón de ser en evitar el registro como marca de lo que ha de ser objeto de diseño o patente, y así no dar lugar a la picaresca de tratar de registrar como marca algo que debería ser registrado como diseño o patente, y en definitiva que no se apliquen los límites temporales de vigencia de estos dos derechos de propiedad industrial, dado que las marcas son derechos que pueden ostentarse de forma indefinida, y en cambio los diseños o las patentes tienen una vigencia temporal limitada.
El TJUE realiza por tanto una aportación más al tema siempre discutido y discutible sobre la posibilidad de registrar como marca formas o funcionalidades que deberían ser objeto de registro de patente o diseño -modelos y dibujos- y el hecho subyacente en este tipo de marcas de que las formas puedan convertirse en marcas -lo cual está expresamente permitido por la Ley de Marcas- siempre y cuando ostenten un carácter distintivo, esto es, que el consumidor pueda distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras al contemplar la marca.
Así, el Tribunal declara que esta prohibición se aplicará a las formas cuyas características esenciales son inherentes a la función genérica del producto. Lo contrario, sería otorgar una exclusiva desmedida a quien pretende registrar la forma de un producto que sólo incorpora las funciones genéricas del mismo. Por ejemplo, se habrá de denegar una marca tridimensional consistente en un envase para huevos con huecos ovalados donde situar los huevos, dado que esa forma es imprescindible para el empaquetado de huevos frescos, que precisamente tienen esa forma oval.
Por lo que respecta al inciso del artículo 3.1. e) de la Directiva de Marcas, es decir, la nulidad de la marca consistente en la forma que da un valor sustancial al producto, el Tribunal de Justicia aclara que es necesario tener en cuenta, a los efectos de aplicar la prohibición del artículo 3.1. e), no sólo su valor artístico, estético u ornamental, sino también sus características funcionales esenciales, pues de otro modo, si sólo tenemos en cuenta su valor artístico, podría conferirse al titular de la marca un monopolio sobre las características funcionales esenciales del producto -en las sillas que nos ocupan, comodidad, seguridad y calidad-y el derecho comunitario de marcas no puede permitir un monopolio -que es lo que confiere una marca a su titular, de uso exclusivo y de exclusión en el uso de terceros- sobre unas características funcionales que se repiten por ser necesarias, en la misma clase de productos.
La inexistencia de formas alternativas es un indicio de la necesariedad de la forma, y por lo tanto de que esa forma dota al producto de un valor sustancial, y por lo tanto se aplicará la prohibición (volvemos al ejemplo del envase para huevos).
Además, el Tribunal llega a la conclusión de que la prohibición también puede aplicarse a la forma de un producto que esté compuesto exclusivamente por varias características que puedan conferirles diferentes valores sustanciales.
Finalmente, el Tribunal Supremo de los Países Bajos plantea al TJUE si las causas de denegación/nulidad de registro 1 y 3, del artículo 3.1.e) de la Directiva de Marcas pueden aplicarse combinadas entre sí.
Sobre esta última cuestión, la sentencia establece que cada una de las causas se ha de aplicar de forma autónoma, sin que quepa combinarlas, por lo que si se cumple uno solo de los criterios del artículo 3.1. e) no es posible el registro como marca, o éste, si ha sido concedido, habrá de ser anulado, lo que obliga a los Tribunales nacionales de la UE a identificar las distintas características de los productos cuya forma se pretende registrar como marca, y analizar cada una de ellas para determinar si se trata de funciones inherentes al propio producto o no, y en base a ello, denegar o conceder (o anular) la marca en cuestión.
Por Jean B. Devaureix. Abogado Pons Patentes y Marcas Internacional.
La Justicia de la UE 'pone freno' a los registros de marcas tridimensionales