El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluye que el hecho de que en una parte de la Unión Europea (UE) una marca comunitaria y una marca nacional coexistan pacíficamente, no permite concluir que en otra parte de la UE no exista riesgo de confusión entre dicha marca comunitaria y un signo idéntico a la marca nacional. En este sentido, rechaza que exista una "justa causa" que legitima el uso de ese signo en otra parte de la Unión, en la que no se da tal coexistencia pacífica.
El Tribunal europeo entiende que las marcas comunitarias gozan de una protección uniforme. "Dicha protección consiste en habilitar al titular para que, en la totalidad de la Unión, prohíba a cualquier tercero el uso en el tráfico económico, sin el consentimiento del titular, de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares que perjudique o pueda perjudicar la función de indicación de origen de la marca y cree de este modo un riesgo de confusión", explica el TJUE en una sentencia de 20 de julio de 2017. "Para que el titular de la marca comunitaria pueda invocar ese derecho no es en absoluto necesario que el uso del signo idéntico o similar que crea un riesgo de confusión se produzca en el conjunto del territorio de la Unión Europea", añade.
Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recuerda que el examen de la existencia de un riesgo de confusión en una parte de la Unión debe fundamentarse en una apreciación global de todos los factores pertinentes del caso concreto. "Esta apreciación debe incluir una comparación gráfica, fonética o conceptual de la marca y del signo utilizado por el tercero, lo cual puede llevar, en particular por motivos lingüísticos, a conclusiones diferentes en distintas partes de la Unión", precisa el fallo.
El asunto parte de una cuestión prejudicial elevada por la Audiencia Provincial de Alicante. El tribunal nacional pregunta qué efectos tiene, en el juicio valorativo sobre el riesgo de confusión, el hecho de que una marca comunitaria haya coexistido pacíficamente, por tolerancia del titular, durante años en dos Estados miembros de la Unión con marcas nacionales semejantes. Concretamente, se cuestiona si la ausencia de riesgo de confusión en esos dos Estados se extrapole a otros Estados Miembros, o al conjunto de la Unión.
Las empresas afectadas coexisten pacíficamente en Irlanda y Reino Unido desde hace más de veinte años. No obstante, en 2014 una de ellas presentó una demanda contra la otra por la supuesta violación de las marcas comunitarias al importar y distribuir en España una margarina bajo el mismo distintivo. El Juzgado de lo Mercantil de Alicante desestimó la demanda al considerar que la única similitud entre las marcas en conflicto resultaba de un elemento común.