La práctica frecuente en el sector de la moda de presentar una marca con diferentes configuraciones, contribuye a que pueda darse riesgo de confusión entre las marcas, según determina el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), de 26 de marzo de 2020.
El ponente, el magistrado Virgilijus Valanius, considera que los signos presentan similitudes a nivel gráfico y fonético, habida cuenta de la presencia de los elementos denominativos le 'sac', de 'Giorgio Armani' y 'lesac' de un empresario madrileño, que son casi idénticos a nivel gráfico y que se pronuncian del mismo modo, por lo que los elementos diferenciadores no impiden que el público pertinente tenga la impresión de que esos signos, globalmente considerados, presentan un grado medio de similitud a nivel gráfico y fonético.
José Carlos Erdozain, abogado y 'of counsel' de PONS IP, explica que "estamos ante un supuesto en el que la existencia de una marca anterior puede entorpecer, si no impedir, la concesión de una solicitud de marca que coincida con aquella".
"Poco importa que se pretenda esquivar el riesgo de confusión incluyendo otro signo que sí tenga renombre"
"Poco importa que se pretenda esquivar el riesgo de confusión incluyendo en la marca solicitada otro signo que sí tenga renombre, puesto que siempre queda el riesgo de asociación, que es una forma de riesgo de confusión", dice el letrado.
En efecto, una táctica que puede tentar al solicitante de una marca que coincida con otra anterior, es incluir algún elemento mediante el que se pretenda impedir el riesgo de confusión que actúa como impedimento legal para la concesión de la marca solicitada.
Sin embargo, "incluso en esos casos, el hecho de reproducir en el signo solicitado la marca anterior ya registrada, no excluye el riesgo de confusión. El hecho de incluir el signo renombrado en el signo solicitado no impediría considerar, más bien lo contrario, el riesgo de asociación con la marca anterior, lo que permitiría dar por acreditado, como decimos, el riesgo de confusión", concluye.
Subestimó la importancia
El fallo da la razón a la Oficina de Propiedad Intelectual comunitaria La sociedad italiana alega que la EUIPO subestimó la importancia, entre otros, del elemento denominativo y muy conocido «giorgio armani», y que concedió una importancia predominante a los elementos 'lesac' y 'le sac', a pesar de que, en su opinión, tienen escaso carácter distintivo.
Aduce que el nombre Giorgio Armani es muy conocido por ser el de uno de los diseñadores de moda italianos más célebres, así como el de la empresa que representa. Así pues, en su opinión dicho nombre constituye el elemento más distintivo y, por ende, el elemento dominante de su marca.
Estos signos globalmente considerados, presentan un grado medio de similitud a nivel gráfico y fonético
El Tribunal General considera que los signos presentan similitudes a nivel gráfico y fonético, habida cuenta de la presencia de los elementos denominativos 'le sac' y 'lesac', que son casi idénticos a nivel gráfico y que se pronuncian del mismo modo, por lo que los elementos diferenciadores no impiden que el público pertinente tenga la impresión de que esos signos, globalmente considerados, presentan un grado medio de similitud a nivel gráfico y fonético.
Esta similitud media no queda desvirtuada por el hecho de que el elemento 'giorgio armani' constituya una marca de renombre.
El Tribunal General estima que es el elemento 'le sac', que reproduce las marcas figurativas anteriores casi de manera idéntica, el que atraerá la atención del consumidor español. Por lo tanto, el Tribunal General concuerda con la EUIPO en que los signos enfrentados presentan un grado medio de similitud a nivel gráfico y fonético.
A nivel conceptual, el Tribunal General considera, por una parte, que al carecer de significado para el público pertinente los elementos denominativos 'le sac' y 'lesac', y, por otra parte, al no vehicular ningún concepto los elementos 'giorgio armani' y '11' de la marca de la sociedad italiana, la EUIPO no cometió ningún error al declarar que los signos enfrentados carecían de significado para el público pertinente.
A este respecto precisa, como hizo en la sentencia anterior, que, al no tener significado, los signos no son similares a nivel conceptual, pero que en cualquier caso la comparación a ese nivel en realidad no es pertinente.
