Madrid
La Directiva europea relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual dispone en su artículo 13, en resumen, que las autoridades judiciales deben fijar los daños y perjuicios causados con ocasión de una infracción en consideración a la pérdida de beneficios por la parte perjudicada, los beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor, así como, cuando proceda, el daño moral causado por la infracción al titular del derecho.
A nivel nacional, el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, establece en relación al daño moral que procede su indemnización, aunque no se produzca perjuicio económico y que para su cálculo "se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra".
Incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce en su sentencia de 2016 que el mencionado artículo 13 de la Directiva 2004/48, ha de interpretarse en el sentido de que debe garantizarse la reparación íntegra del perjuicio "efectivamente sufrido", lo cual comprende no sólo la indemnización por daños y perjuicios (daño emergente y lucro cesante) sino también el daño moral causado.
Debemos precisar que en materia de Propiedad Industrial debe distinguirse entre daño moral y daño al prestigio de la marca, siendo el primero el daño íntimo no material mientras que el segundo es un daño puramente patrimonial vinculado al menoscabo del valor de la marca", como ha señalado el Juzgado de Marca de la UE. Y es este último al que se refiere el artículo 43 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas sobre el cálculo de la indemnización de daños y perjuicio
En línea con lo anterior, la Sala Segunda del Tribunal Supremo confirma este razonamiento en su sentencia de abril de 2023 y establece que "de la propia exhibición para la venta de los productos que lesionan los derechos de marca por imitación o confundibilidad de sus signos distintivos se deriva un perjuicio moral implícito que no necesita de mayor prueba".
Es decir, para que pueda apreciarse la procedencia de una indemnización por daño moral no es necesario que se pruebe que ha existido un perjuicio económico pues, aunque no pueda traducirse la infracción en daños patrimoniales directos, el daño moral constituye un daño efectivo sufrido por el titular del derecho. En el caso concreto de la mencionada sentencia del Tribunal Supremo, aunque no se haya producido la venta efectiva de los productos falsificados interceptados por el Cuerpo Nacional de Policía al disponer que se compromete "aun de forma indirecta o difusa, los intangibles elementos de exclusividad y compromiso de calidad que las marcas pretenden transmitir al conjunto de los consumidores" y de ello se deriva un daño moral indemnizable.
Pues bien, aclarada la procedencia de la indemnización por daño moral -aun en aquellos casos en los que no se haya producido un perjuicio económico- ¿cómo se calcula? Las referencias de la legislación son tan difusas o subjetivas que genera incertidumbre a todos los operadores jurídicos en materia de propiedad industrial.
La jurisprudencia establece que tendrán que ponderarse las circunstancias de cada caso. Esta afirmación parece lógica ya que no existen bases objetivas en la legislación que permitan un cálculo automático del daño causado por la infracción como sucede en otro tipo de daños como son aquellos daños causados por accidentes de circulación, en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
De hecho, el Tribunal Supremo ha admitido la aplicación por analogía -con carácter meramente orientativo- a otros supuestos en los que existen consecuencias lesivas que conlleven derecho a indemnización y que poco o nada tienen que ver con accidentes de circulación, como puede ser una mala praxis médica o un accidente laboral.
Sin embargo, en materia de propiedad industrial, ni las disposiciones legales ni la jurisprudencia han esclarecido cómo realizar este cálculo tan complejo, lo que genera en ocasiones la estimación de una cifra a tanto alzado difícil de sostener o rebatir.
Esta notable inseguridad jurídica lleva al solicitante a reclamar importes en concepto de daño moral a veces arbitrarios, a la parte contraria en el procedimiento a forzar argumentos para rebatir el quantum de la reclamación y, finalmente, complica la labor del juez que debe fallar sin referencias claras y con elementos absolutamente subjetivos, pero, a la vez garantizar la reparación integral y evitar la fijación de indemnizaciones desmedidas o meramente simbólicas.
En este contexto, los abogados nos enfrentamos a la incertidumbre de no contar con una referencia sobre la que poder calcular de forma sencilla y automática estas indemnizaciones. Es por ello por lo que nos vemos obligados a buscar casos similares y ver qué condena por daño moral se ha acordado judicialmente para poder establecer una aplicación analógica -aunque no siempre es fácil encontrar otros casos que siquiera se parezcan en algo- o, emplear el criterio de prudencia a la hora de establecer el importe de la indemnización por daño moral, con la consiguiente incógnita de no saber si esta es excesiva o si por el contrario, podría ser superior.
Todo ello previo análisis con el cliente acerca del impacto que ha podido tener realmente la infracción para, empleando las pruebas existentes -o, aunque sea con meros indicios-, poder sustentar que existe ese daño moral y en cuánto se puede cuantificar. Esta labor de cuantificación de la indemnización se facilitaría si los abogados pudiésemos contar con un informe pericial, pero nuevamente nos encontramos con el hándicap de que el propio perito no cuenta con legislación en la que basar su dictamen.
Sería deseable una regulación más precisa que brinde unas mínimas bases similares a las existentes para los accidentes de circulación de tal manera que al menos exista un punto de partida sobre el que calcular el importe de una indemnización que no tiene un fundamento claro. Incluso podría considerarse el sistema de tasación establecido para los accidentes de circulación, como ya se ha hecho para otros ámbitos, como una norma de la que partir -nunca a la que limitarse- de tal manera que pueda objetivarse la cuantificación de estas indemnizaciones y así reducir la incertidumbre existente.
