Opinion legal

¿Es responsable Amazon del uso de marca de los productos en sus establecimientos y comercializados en su marketplace?

22/04/2020 - 19:53

La respuesta que ha dado nuestro Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es contundente, no. Pero, ¿qué ha llevado al Tribunal a dicha decisión?

Pues bien, por un lado nos encontramos a la empresa alemana Coty, que es licenciataria de la marca Davidoff para productos de perfumería, siendo distribuidora de los productos que incorporan dicha marca.

Por otro lado, Amazon Services Europe ofrece a vendedores la posibilidad publicar ofertas de productos en el marketplace de amazon.de para que los consumidores puedan adquirirlos. Además, Amazon ofrece la posibilidad de que los vendedores dejen en depósito en sus instalaciones, los productos qué más tarde venderán (los vendedores). Amazon, no tiene ninguna relación con los productos más que su mero depósito, ya que la relación comercial es, en todo caso, entre comprador y vendedor, no siendo Amazon intermediario en el servicio.

Coty, tras tener constancia de que Amazon tiene depositados perfumes con la marca Davidoff, ejercita acciones frente a Amazon Servicies Europe y Amazon FC Graben (empresa que gestiona los depósitos de productos en Alemania), pues considera que el ofrecimiento en su marketplace constituye infracción de la citada marca, solicitando que se les condene a abstenerse de poseer o expedir, por ellas mismas o por terceros, en Alemania, perfumes provistos con la marca, ya que no se habían puesto en el comercio de la Unión Europea con su consentimiento. Dichas pretensiones fueron desestimadas tanto en primera como en segunda instancia.

Así las cosas, Coty, considerando que Amazon ha de ser condenado por infracción de la marca Davidoff por los productos ofrecidos en su marketplace, interpone recurso de casación ante el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Alemania). El Bundesgerichtshof, considerando el asunto planteado, aprecia que para resolver el procedimiento el TJUE ha de resolver la siguiente cuestión prejudicial:

"¿Posee una persona que almacena para un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin tener conocimiento de dicha infracción, estos productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos, cuando no es ella misma sino solo el tercero el que pretende ofrecer o comercializar los productos?"

El TJUE realiza, en primer lugar, una interpretación de lo que ha de entenderse como "uso" de la marca, señalando que, para que exista uso de un signo, el operador económico ha de pretender ofrecer o comercializar los productos marcados o, al menos, utilizar el signo en el marco de su comunicación comercial. Así, hay uso de la marca cuando un operador económico importa o entrega a un depositario -con vistas a su comercialización- productos con la marca de la que no es titular; no habiendo uso por parte del depositario de los productos con la marca cuando solamente se presta un servicio de mero depósito.

En este sentido, Amazon no puede estar infringiendo los derechos de Davidoff (o su licenciataria) ya que (i) Amazon actuaba como mero depositario de los productos comercializados en su marketplace, (ii) su fin no era el ofrecimiento o comercialización de dichos productos por su parte, ni utilizar la marca para sus comunicación y, (iii) no tenía conocimiento de la infracción. Estos requisitos habrían de existir para que Amazon pueda ser infractor de los derechos marcarios de Davidoff. No obstante, se trata de una cuestión prejudicial y habrá que atender a cómo resuelva el Bundesgerichtshof el recurso que le plantean.