Opinion legal

'Brexit' y marcas: ¿Qué ocurrirá en este 2020?

Foto: Archivo.

Hasta que finalice el período de transición, el próximo 31 de diciembre de 2020 (I.P. Completion Day), el Reino Unido seguirá sujeto a las leyes de la UE, por lo que su situación, a efectos marcarios, no cambiará demasiado hasta 2021.

Esto significa que hasta el "I.P. Completion Day" los registros de marca de la UE seguirán desplegando sus efectos en el Reino Unido, así como los derechos de este podrán seguir utilizándose en los procedimientos de marca de la UE. Así las cosas, por el momento, el Brexit no tendrá ningún efecto real en la protección de marcas en la UE. No obstante, habrá muchas cosas a tener en cuenta a medida que se acerque el 31 de diciembre de 2020 "I.P. Completion Day", tal y como se indica a continuación.

¿Qué sucederá con los registros de marca de la UE?

Para cada registro de marca de la UE, vigente en fecha de 31 de diciembre de 2020, se creará automáticamente un derecho "clonado" equivalente en el Reino Unido. Esto también resultará de aplicación en las designaciones de la UE de los registros internacionales. Además, no habrá que abonar tasa alguna. Por ello, los solicitantes deberán de asegurarse que sus solicitudes de marca de la UE antes del 31 de diciembre de 2020 queden definitivamente registradas.

Cabe destacar que la marca clonada en el Reino Unido conservará la fecha de presentación de la marca de la UE, teniendo en cuenta cualquier reivindicación de prioridad y/o antigüedad (de modo que el derecho clonado en el Reino Unido mantendrá una protección similar al del registro de la UE). Además, toda licencia o garantía real inscrita contra el derecho de alcance europeo se mantendrá para el derecho clonado en el Reino Unido, de modo que también se aplicarán las mismas limitaciones.

Por otra parte, si bien será posible que los titulares opten por no adquirir estos derechos clonados en el Reino Unido, esto no podrá hacerse con carácter previo al "I.P. Completion Day". Por contra, si un titular de una marca comunitaria no desea un registro británico clonado deberá rellenar un formulario de exclusión voluntaria tras el "I.P. Completion Day" (por lo que técnicamente los derechos clonados se crearán tanto si los titulares los desean como si no, pero pueden ser cancelados). Un ejemplo en el que un titular podría no querer un derecho clonado en el Reino Unido sería cuando este supusiese la vulneración de un acuerdo previo.

Finalmente, los derechos de marca de la UE clonados en el Reino Unido mantendrán sus números de registro, añadiéndose los siguientes prefijos: los registros de marca de la UE presentados en la EUIPO tendrán el prefijo "UK009" y las designaciones de la UE en los registros internacionales tendrán el prefijo "UK008".

A este respecto, cabe señalar que los derechos clonados en el Reino Unido creados a partir de designaciones de la UE de marcas internacionales no formarán parte de dicho registro internacional, sino que serán registros nacionales independientes del Reino Unido, por lo que deberán ser renovados de manera independiente al registro internacional del que procedían.

¿Qué sucederá con las solicitudes de marca de la UE?

Cuando una solicitud de marca de la UE esté en proceso de registro no se creará automáticamente una solicitud clonada en el Reino Unido. Y lo mismo aplicará a las designaciones de registros internacionales cuando el proceso de registro no se haya completado con carácter previo al "I.P. Completion Day".

No obstante lo anterior, habrá un "período de gracia" de nueve meses una vez concluido el "I.P. Completion Day", el cual finalizará el 30 de septiembre de 2021, donde se podrán solicitar marcas equivalentes en el Reino Unido reivindicando las fechas de presentación/prioridad/antigüedad pertinentes para las solicitudes de la UE. No obstante, recordamos que los titulares de la solicitud no recibirán ningún aviso y que deberán ser ellos quienes habrán de instar dichas solicitudes, abonando las tasas habituales de la UE.

¿Cuándo habrá que renovar los derechos clonados en Reino Unido?

Todo dependerá de la fecha de renovación del registro de marca de la UE en que se basa la marca nacional.

Cuando la fecha de renovación de la marca de la UE sea anterior al "I.P. Completion Day", y esta se renueve con carácter previo a dicha fecha, entonces el registro clonado lo hará en el mismo sentido. Por ejemplo, una marca de la UE con fecha de renovación de 30 de diciembre de 2020 renovada antes del 31 de diciembre de 2020 extenderá sus efectos hasta el 30 de diciembre de 2030, tanto en el registro comunitario como en el registro nacional clonado.

Por el contrario, cuando la fecha de renovación sea posterior será necesario abonar la tasa de renovación ante la oficina de marcas de Reino Unido, pues la marca ya habrá sido clonada y conservará la fecha de renovación previa al "I.P. Completion Day". Esto además se producirá con independencia de que la marca de la UE se haya renovado o no antes de dicha fecha. Por ejemplo, si existe un registro de marca de la UE cuya fecha de renovación sea el 2 de enero de 2021, deberá pagarse la tasa de renovación también en Reino Unido, aunque se haya renovado en la UE antes del 31 de diciembre de 2020.

Por otra parte, cuando la fecha de renovación de la marca clonada en el Reino Unido esté comprendida entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2021, entonces se enviará un recordatorio de renovación para que en el plazo de seis meses se abone la tasa de renovación. El recordatorio de renovación se enviará en la fecha de renovación del derecho de clonación del Reino Unido, de modo que los titulares tendrán seis meses adicionales para renovar esos registros de clonación sin pagar ninguna tasa de renovación adicional. Por ello, esto habrá de tenerse en cuenta cuando se realicen búsquedas de anterioridades en el Reino Unido durante 2021.

¿Qué sucederá con las oposiciones y las acciones de cancelación?

El Brexit tendrá poco efecto en las actuales oposiciones o acciones de cancelación en el Reino Unido, pues recordemos que los derechos en los que se basa, ya sean nacionales o de la UE, seguirán surtiendo efecto en el Reino Unido. La única excepción a lo anterior, sería en el supuesto en que la acción se hubiese basado en una solicitud de marca de la UE, ya que el derecho clonado no se creará automáticamente. Es probable que estas oposiciones se suspendan hasta que se presente una nueva solicitud en el Reino Unido y acceda al registro.

Por contra, el Brexit sí tendrá un impacto en las actuales oposiciones y acciones de cancelación de las marcas de la UE basadas únicamente en marcas de Reino Unido. Y es que, en caso de que estas no se resuelvan una vez transcurrido 2020, el procedimiento será suspendido, tal y como ocurrió cuando parecía posible un Brexit sin acuerdo.

Así las cosas, los titulares de marcas afectados habrán de tener en cuenta ciertas consideraciones estratégicas si se encuentran incursos en oposiciones o acciones de cancelación de la UE, basadas en derechos anteriores de Reino Unido.

Además, si una acción de cancelación contra una marca de la UE no se ha resuelto antes del "I.P. Completion Day", se espera que el resultado de esa acción afecte al derecho de clonación del Reino

Unido. En consecuencia, si la marca de la UE finalmente es rechazada, el derecho clonado también será rechazado. Ahora bien, esto no debería afectar al derecho de convertir la marca de la UE en un derecho nacional. Sin embargo, no está claro cómo funcionará exactamente.

Cuando se presente una acción de oposición o cancelación contra una marca de la UE tras el "I.P. Completion Day", ello no afectará al registro clonado, con independencia que este se haya creado automáticamente o como resultado de una solicitud en los términos establecidos anteriormente. Esto significa que, si el registro de Reino Unido va a ser atacado, será necesario iniciar un procediendo en dicho país. Por esta razón, los titulares de derechos deben considerar si tiene sentido instar una acción de cancelación contra una marca de la UE antes o después del "I.P. Completion Day".

¿Contará el uso y la reputación en el Reino Unido como uso en la UE, y viceversa?

El uso de la marca en el Reino Unido contará como uso en la UE hasta el "I.P. Completion Day".

Por ello, supongamos que existe un registro de marca de la UE cuyo único uso se hace en el Reino Unido. Pues bien, si se presentase una acción de cancelación contra el registro de marca de la UE, el uso realizado en Reino Unido se tendría en cuenta hasta el 31 de diciembre de 2020. Esto significa que el registro de la marca de la UE no podrá ser revocada por falta de uso, incluso si la marca sólo se ha utilizado en el Reino Unido, hasta el 31 de diciembre de 2025, es decir, cinco años después de que el uso en el Reino Unido hubiese dejado de tenerse en cuenta.

Asimismo, el uso en la UE se tendrá en cuenta al evaluar el uso que se ha hecho de un derecho clonado del Reino Unido de la misma manera. Por ejemplo, una marca clonada en el Reino Unido se crea a partir de un registro de marca comunitaria para el que existe un amplio uso en Francia, Alemania y España hasta, si se presenta una acción por falta de uso se tendrá en cuenta el uso realizado en dichos países, hasta la fecha de 31 de diciembre de 2020. Esto significa que el derecho clonado en el Reino Unido no puede ser revocado por falta de uso, incluso si la marca nunca ha sido utilizada en el Reino Unido, hasta después del 31 de diciembre de 2025, es decir, cinco años después de que deje de tenerse en cuenta el uso en Francia, Alemania y España.

Las mismas consideraciones se aplican a la reputación: ésta se tendrá en cuenta hasta el "I.P. Completion Day" tanto en los procedimientos del Reino Unido como de la UE.

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