La cesión de un signo por parte de la empresa titular registral a otra empresa, da derecho a esta última a usar la marca en su integridad, incluyendo todos sus elementos, denominativos o gráficos, sin que por ello incurra en un ilícito competencial de confusión, tipificado en el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal (LCD).
Así lo señala el Tribunal Supremo en esta sentencia, si bien aclara que lo que no podrá hacer la empresa cesionaria será "atribuir a dichos productos una procedencia original de la empresa cedente ni imitar la forma de presentación".
En concreto, resuelve un litigio en que la empresa cesionaria, que contaba con un derecho en exclusiva para fabricar en España el producto con la marca litigiosa, demanda a la titular para que cese la comercialización de productos con la marca. A la inversa la empresa cedente, formula reconvención interesando que se declare la cesación de la cesionaria en la fabricación y comercialización de cualquier producto con la marca.
La sentencia de instancia de la Audiencia Provincial estimó la demanda de la empresa cedente -titular registral de la marca-, declarando que "el empleo por la cesionaria de la denominación en que consiste el signo de forma idéntica a como lo hace la titular registral, esto es, con la misma grafía y el mismo fondo, siendo muy similares los rótulos, carteles y etiquetas, constituye un acto de competencia desleal y, en concreto, un acto de confusión".
Según la Audiencia, "al margen de que esta empresa no viole los derechos marcarios por el empleo de la denominación en litigio, sí que lleva a cabo un acto de competencia desleal, en concreto, de confusión tipificado en el artículo 6 de la LCD, cuando para identificar el producto por ella comercializado emplea la denominación en que consiste el signo de forma idéntica a como lo hace la titular registral del signo, esto es, con la misma grafía, el mismo fondo, siendo muy similares los rótulos, carteles y etiquetas, originando un evidente riesgo de confusión acerca del origen empresarial del producto".
Ante este fallo la empresa cesionaria presentó recurso extraordinario de casación, basándose en la doctrina jurisprudencial del Supremo "conforme a la que los actos realizados por los empresarios al amparo de los derechos exclusivos no pueden considerarse actos de confusión". Alega, así, que ella es la entidad que ostenta la posibilidad de fabricar y vender calzado de marca litigiosa en España, de acuerdo con contratos realizados con la empresa cedente, los cuales siguen vigentes, y en cuya virtud "actúa con amparo en un derecho de marca, amparado por la normativa marcaria que no puede ser sustituida por la normativa de la competencia".
Explica ahora el ponente del fallo del Supremo, el magistrado Corbal Fernández, que el derecho de la empresa cesionaria, "comprende no sólo la distribución -venta- del producto, sino también la fabricación y comercialización de lo fabricado, incluso con la posibilidad de muestrario y diseños propios". Así, señala que "no cabe limitar este derecho a una subdistribución, por cuanto el mismo comprende la fabricación y comercialización con plena aprobación de la empresa cedente". Lo que se cedió, continúa el Supremo, y adquirió por la empresa fabricante "fue la utilización de la marca para los productos mencionados, y no el simple signo denominativo, y ello implica el derecho a usar la marca en su integridad, es decir, comoestá registrada, con todos sus elementos, sean denominativos o gráficos, y cualesquiera que sea la preponderancia entre ellos".
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