El artículo 7 de la Directiva 89/04, que armoniza los derechos de los titulares de marcas, dispone que el derecho en exclusiva se agota cuando los productos se hayan comercializado en el Espacio Económico Europeo (EEE) por el propio titular o con su consentimiento, ya sea de forma expresa o tácita, produciéndose una extinción de sus derechos.
La comercialización de una marca en un país del Espacio Económico Europeo (EEE) agota los derechos de su titular. Así se estima en esta sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la que se juzga el caso de una empresa que fabrica y distribuye productos de perfumería tanto de sus propias marcas como de marcas de terceros, mediante un sistema de distribución selectiva, designando a sus distribuidores como "depositarios".
Sin embargo, un tercero comenzó a comercializar sus productos, alegando que se había producido el agotamiento de la marca, al haber comercializado en un país del ámbito europeo , y al haberle entregado el titular unos "probadores de perfume", que, a efectos prácticos, tendrían la consideración de comercialización.
Análisis de la sentencia
La sentencia estima que el marco jurídico en el que debe juzgarse este caso son los artículos del 5 al 7 de la Directiva 89/104 que efectúan una armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca y, de este modo, definen los derechos de los que gozan los titulares de marcas en la Unión.
En particular, el artículo 5 de la citada Directiva confiere al titular de la marca un derecho exclusivo que le permite, entre otras cosas, prohibir a cualquier tercero importar productos designados con la marca, ponerlos a la venta, comercializarlos o conservarlos a tal fin.
Frente a ello, el demandado alega la excepción del artículo 7, apartado 1, de la misma Directiva, que establece una excepción, al disponer que el derecho del titular se agota cuando los productos se hayan comercializado en el EEE por el propio titular o con su consentimiento, produciéndose una extinción de sus derechos.
Así, el titular perdería sus derechos exclusivos por el consentimiento a una comercialización en el EEE, manifestado de forma expresa o táctica. Además, esa primera comercialización podría producirse tanto por el propio titular como por un operado vinculado a él económicamente, o, en particular, un licenciatario.
Sin embargo, los derechos conferidos por la marca sólo se agotarían respecto de los ejemplares del producto que hayan sido objeto de esa primera comercialización, y no con respecto a otros ejemplares del mismo producto que nunca hayan sido comercializados.
Cuestiones a debatir
Por ello, razona el Tribunal, para que sea posible la libre comercialización posterior de los productos designados con una marca sin que su titular pueda oponerse a ello, es esencial que éste pueda controlar la primera comercialización pues, en otro caso, razona la Sala Cuarta, se estaría violando los derechos de exclusividad que ostenta por ser el titular de la marca.
Por lo tanto, explica el Tribunal, la cuestión a debatir es si se ha producido, o no, el consentimiento para esa primera comercialización pues "el consentimiento del titular o la comercialización en el EEE por éste o por un operado que se halle vinculado económicamente al mismo, y que equivalen a una renuncia al derecho exclusivo, constituyen, cada uno de ellos, un elemento determinante de la extinción del referido derecho".
Por todo ello, para el caso concreto, en donde se produjo la entrega de "probadores de perfume" a los intermediarios vinculados contractualmente con el titular de la marca, para que sus clientes puedan probar su contenido, razona el Tribunal "se produce sin transmisión de propiedad y con prohibición de venta, en las que el titular de la marca puede en todo momento retirar dichos productos y en las que la presentación de éstos se distingue claramente de la de los frascos de perfume habitualmente puestos a disposición de esos intermediarios por el titular de la marca".
Añade, además, el ponente, el magistrado W. C. Timmermans, que el hecho de que tales probadores sean frascos de perfume que contienen las menciones de prueba, y de los que está prohibida su venta, se oponen a que se reconozca tácitamente el consentimiento del titular de la marca a su comercialización.
Por todo ello, sentencia el la Sala Cuarta del Tribunal, no es posible hablar en este caso del agotamiento de la marca, conservando aún el titular sus derechos sobre la misma.