El registro de una marca que ha pertenecido al fabricante del producto -ahora imitado por la nueva empresa-, hasta su caducidad por falta de renovación, es nulo en atención a lo previsto en el artículo 51 de la Ley de Marcas -que prevé la nulidad absoluta del registro cuando exista mala fe en la solicitud-, según la sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de junio de 2011.
El ponente del fallo, el magistrado Ferrándiz Gabriel, resuelve un litigio entre una empresa, Norteña, que solicitó el registro de una marca mixta que había pertenecido a Nordika's hasta su caducidad por falta de renovación, titular ahora, por tanto, de un modelo comunitario no registrado.
En este sentido, el apartado 2 del artículo 19 del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, señala que el modelo comunitario no registrado confiere a su titular los derechos previstos para los modelos registrados -derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento-, "sólo cuando la utilización impugnada resulta de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido".
Con estas bases, señala el Supremo para el caso enjuiciado que existe "un propósito evidente de utilizar la marca para identificar en el mercado, específicamente, un tipo de producto que constituía una copia del modelo de que se sirve la fabricante actora para elaborar sus productos, que tienen una indudable implantación en el mercado".
En ese contexto, prosigue, las demostradas imitaciones de los productos de la demandante -la entidad fabricante del producto- e identificación de los productos infractores con una marca de la que había sido titular la demandante, "multiplica la significación de las semejanzas existentes entre uno y otro signo, aunque sólo sea al efecto de teñir la solicitud de registro de un componente de mala fe - en el sentido de arquetipo de conducta sobre un soporte de conocimiento de la existencia de los signos prioritarios -".
Ahora bien, dicho esto, aclara el magistrado Ferrándiz Gabriel que esta afirmación no es incompatible con la negación, tal y como hicieron los tribunales de instancia, de la concurrencia del riesgo de confusión, tipificado en el artículo 6.1. b), de la Ley de Marcas, que impide que se registren como marcas los signos que, "por ser idénticos o semejantes a una marca anterior o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo en el público de asociación con la marca anterior".
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