El uso de una marca de forma distinta a como está registrada impide su protección

Al tratarse de un empleo distinto al autorizado es imposible alegar la prohibición de que otras personas puedan disponer de esos signos, ya que no puede entenderse que exista riesgo alguno de confusión con la marca tal y como venía siendo utilizada. Además, también impide que la marca pueda ser considerada como 'notoria'.

La utilización de una marca en forma distinta a como está registrada la sitúa fuera del ámbito de protección reconocido por la normativa y, por tanto, es inviable considerarla como una marca notoria frente a quien emplea esa modificación sin ser propietario de esa marca.

Considera el ponente, el magistrado Ferrándiz Gabriel, que el uso de una marca de forma distinta a como se ha concedido es un aliud o uso distinto del pactado y, por tanto, el registro de la marca no es incompatible con el de los signos empleados por la otra empresa, dado que éstos no generan riesgo de confusión con aquella, tal como fue concedida, sin que tenga influencia la marca tal y como venía siendo empleada.

Además, tampoco será considerado como incompatible con el uso que la demandada hace de éstos signos, por más que pueda serlo con el registrado a nombre de un tercero.

Análisis del caso

En este caso, la sociedad Ediciones Llave en Mano edita una revista de información sobre el mercado inmobiliario, con una cabecera denominada Llave en Mano, que se distribuye en las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz. Además, es titular de una marca denominativa formada por las palabras Bolsa de Llave en Mano, que le había sido concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el cinco de febrero de 1997 para identificar productos de la clase 16, entre ellos, las publicaciones.

Llave en Mano Directo se dedica a la intermediación en la compraventa y arrendamiento de inmuebles y es titular del nombre comercial formado por las mismas palabras que integran su denominación social, que le fue concedido el 16 de mayo de 2004, para distinguir actividades empresariales relacionadas con el mercado inmobiliario - clase 36 -. También es titular de la marca española denominativa Llave en mano directo, concedida el 12 de mayo de 2004 para identificar servicios de la misma clase.

En el procedimiento ha quedado nítidamente claro que tanto Ediciones Llave en Mano, como Llave en Mano Directo no usan los signos de que son titulares en la misma forma en que les fueron concedidos, sino que lo hacen prescindiendo de las palabras bolsa y directo, respectivamente. De modo que presentan la revista de una y las ofertas de mediación de la otra con la denominación Llave en Mano, sin más.

Pretensiones estimadas

Ediciones Llave en Mano alegó en la demanda que el registro prioritario de su marca, a la que calificó como notoria, significaba para el de los signos de Llave en Mano Directo una prohibición relativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre. Por ello, pretendió la declaración de nulidad de dichas concesiones, en aplicación del artículo 51, apartado primero, de la misma ley.

También alegó que al usar el signo denominativo Llave en Mano, lesionaba sus derechos sobre la marca Bolsa Llave en Mano.

Ambas pretensiones fueron estimadas en las dos instancias, a partir del argumento de que, cuando usaba la denominación Llave en Mano - título de la revista que editaba sobre temas inmobiliarios -, no hacía otra cosa que utilizar su marca registrada, aunque con una forma diferente o modificada, pero sin que afectase a los elementos esenciales.

Sentencia de la Aundiencia

De esta forma, el Juzgado de Primera Instancia, como la Audiencia Provincial consideraron que la actora usaba realmente su signo, pese a que lo había negado expresamente la demandada - a los efectos del artículo 52, apartado tercero de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre -, así como que la marca y el nombre comercial de ésta última, tal como le habían sido concedidos y tal como eran usados - sin la palabra directo -, resultaban incompatibles con el signo de la demandante, prioritario según el registro.

La sociedad recurrente alegó en su recurso, que las denominaciones Bolsa Llave en Mano y Llave en Mano, una registrada como marca a favor de la demandante y la otra usada por ambas en el mercado, constituyen realidades jurídicas distintas. Y, ello sentado, que la primera no es una marca notoria sólo porque lo sea la segunda, así como que ésta no está registrada a nombre de la demandante, sino de un tercero.

Y alega, además, que la actora tuvo que añadir a Llave en Mano la palabra Bolsa para que le fuera permitido el registro de la marca, por lo que abusaba de su derecho de exclusiva al basarlo en el uso de un signo cuyo registro le había sido denegado, para anular otro posterior que era compatible y para oponerse a un uso que sólo es incompatible con la forma de la utilización.

Considera el ponente, que una cosa es que se haya producido una alteración de la forma registral y otra distinta que dicha alteración merezca o no ser calificada como significativa para su carácter distintivo para que pueda entenderse o no usada por el titular la misma marca o, con otras palabras, que el titular superó o no los límites objetivos de su derecho. (TS, 05-10-2010)